近期，国际商会（ICC）旗舰政策产品第14版《国际商会知识产权指南》正式发布。本指南共包括“知识产权基本知识”“用知识产权创造价值”“获取知识产权资产”“知识产权权利的执行”“知识产权与其他政策领域的互动”等五部分共18章内容。鉴于篇幅较长，将采用连载方式刊登全文。如需获取指南中英文完整版，请点击下方“阅读原文”下载。

一、用知识产权创造价值

管理知识产权资产

背景

管理知识产权资产的对于企业来说是重要的。为了从其对创造性活动（从研究到包装设计和广告）的投资中获得优厚的回报，企业需要战略性地做到以下几点：（i）获取知识产权，（ii）监测竞争对手的知识产权（以在他们推出新产品或服务时降低被起诉的风险或减少支付许可费用的需要），以及（iii）在与供应商、客户和合作伙伴合作时确保其知识产权利益。在某些情况下，企业可能会从许可知识产权中获得可观的收入。企业的知识产权向投资者表明其价值，并且可能吸引第三方的大量投资，尤其是以初创企业的种子融资形式。

从历史上看，发达经济体的大型公司为其知识产权战略付出了巨大努力。不幸的是，一些中小型公司（SEM）—甚至位于某些知识产权经验较少国家的大型企业—可能缺乏对知识产权法的基本了解，而知识产权法是知识产权战略管理的前提。

现状

知识产权法与所有商法一样，必须与每个企业的战略商业目标相联系。它是一个异常复杂的法律领域，“知识产权”一词本身具有欺骗性，这个短语涵盖的各种权利不存在统一性。专利、商标、著作权、保密信息法（商业秘密、技术诀窍）以及其他知识产权法具有不同的公共政策基础和极大的差异性特征。因此，没有一家企业可以拥有统一的知识产权战略，除非企业仅仅关注对其智力创造的多种保护形式中的一种。

在最高层面，企业（一旦同意以上观点）可能需要在以下方面作出决定：

专利：管理者需要了解的关键点是（i）申请专利费用很高，以及（ii）由于专利法中的新颖性要求，在技术研究完成后必须尽快决定是否提出第一个“优先权”专利申请，并且对于某些行业部门，是在可以准确评估其商业成功前景之前决定。此外，一般在优先权日后的30个月内[1]，通常也就是在可以准确评估其商业成功前景之前，必须做出关于要寻求保护的国家范围的昂贵决定。这就意味着必须采用统计方法，且有一些花在专利上的资金因此会被证明是无用的，将需要通过被证明在商业上成功的产品来弥补。

通过商标法和其他方式进行品牌化和相关品牌保护：在一体化品牌，即以一个企业品牌为主、由描述性名称或代码为辅，以及主要基于单个产品命名品牌之间作出关键选择。例如，维珍（Virgin）和宝马（BMW）对维珍移动和宝马530i等采用了第一种方式，而大多数酒精饮料和糖果的制造商采用第二种方式，如Smirnoff等属于帝亚吉欧（Diageo），KitKat等属于雀巢（Nestlé）。尽管每个境内的保护成本低于专利，但与专利申请一样，需要慎重考虑选择保护品牌的国家。

信息安全：非法行为人对技术和商业信息的访问可能会对企业造成严重损害。现在因为大多数信息是以电子形式而非在纸上记录的，将比以往更有可能造成损害。如果要防止专业黑客的攻击，则需要高水平的IT专业知识。此外，基本的预防措施也很重要：关于信息分类和处理的规则就很有价值，比如，可以指导员工不要在公共互联网上发送未加密但已归类为敏感级别的信息；可以通过隔离服务器用户和阻止USB端口等措施防范员工的不当行为。

与供应商、客户和合作伙伴合作中，技术，艺术品，软件或数据需要从任何一方转移到另一方时：在合作开始前，一方可能拥有相关知识产权（其“背景知识产权”），或在合作进行中，一方可能产生相关知识产权（其“前景知识产权”）。基于自己所拥有的背景和前景知识产权，各方必须慎重考虑其能够授予其他方的许可，以及必须从其他方获得的许可，并据此协商合同。员工必须小心不要将所涉项目中不必要的信息传递给其他方。传递的信息应做出标记，以表明其来源并提醒接收人其使用受合同限制。专利背景技术在被披露之前通常是非常有效的。众所周知的最优实践还包括以下内容：（i）即使在小额合同，尤其是探索性合同中，即企业通过另一家企业产生知识产权，应仔细注意知识产权条款，因为如果合作成功，那么背景知识产权和前景知识产权可能具有根本的重要性；（ii）呼吁“开放创新”并不意味着技术数据不受控的流动及发明不申请专利权。

在一些商业部门/领域，对专利主张实体（“PAE”，也称之为非实施实体或“NPE”和“专利流氓”）的应对可能成问题。

以下为许可的范围：（i）许可其知识产权可以在不损害制造和销售产品和服务的核心业务的情况下产生额外的收入，以及（ii）专利的交叉许可是实现自由运营的手段。典型的是，（i）在制药行业相对不重要，在制造昂贵的或难以运输的产品中相对重要，（ii）在信息和通信技术部门相对重要，尤其是与标准相关时（见A.II.2.2部分）。

为了实现其战略目标，公司的决策者需要：

了解知识产权法的基础知识；和

聘请或咨询高素质的专业法律顾问，他们可以参与其特定的业务模式，并提供适当的法律意见。

未来展望

目前正在提升经济价值链的国家中的企业会越来越需要了解知识产权法和管理知识产权。

许多国家的政府已在争取提高人们对知识产权作用的认识，但这些努力经常过分侧重于权利登记，并没有将知识产权与业务战略充分结合。

知识产权的交易和估值是企业应注意的不断增长的活动领域（见A.III知识产权资产的估值和货币化部分）。

国际商会的贡献

国际商会创新与知识产权研究系列讨论了知识产权与知识产权管理在创新过程中的作用：对于中小企业而言，在开放创新的背景下，涉及商业秘密、技术转让交易和渐进性创新[2]。

国际商会积极推动知识产权作为商业工具。出版物、活动和政策宣传都是国际商务参与的一部分，以帮助企业为了自身发展和整个社会的福祉而更好地利用知识产权制度[3]。

二、许可

一般问题

背景

知识产权权利持续作为企业资产的一部分在世界各地增长，包含对此种权利进行许可的商业交易（无论是作为许可人还是被许可人）也越来越普遍。在一些行业，如娱乐和媒体业，它们是业务活动和商业的核心。许可也是转让技术和技术诀窍以及传播创意作品的重要渠道。

尽管有所增长，知识产权许可存在的危险对企业来说或许并不明显，特别是当许可交易涉及多个法域或不同类型的知识产权权利时。不同的法域有不同的法律，每个单独许可均需考虑，不同类型的知识产权涉及不同的法律，也可能影响知识产权权利项下的任何许可条款。

现状

作为一般事项，合同法原则应适用于知识产权许可协议，包括特定国家的法律，例如美国法律涉及知识产权许可的《统一商业法典》，以及国际法，例如《联合国国际货物销售合同公约》（CISG），涉及该公约签署国企业之间的知识产权许可。此外，许多专门的知识产权国际法律、规则和条例可能间接的或通过国家法律适用，例如WIPO颁布的规则《巴黎公约》、《北美自由贸易协定》、《关贸总协定》、《与贸易有关的知识产权协议》或一些区域法律，如《欧盟商标指令》（2015/2436）和《欧盟商标法规》（2018/625）。但是，这些法律、规则和条例的适用范围可能因法域而异，也同许可合同是在普通法法域或大陆法法域的范围内实施相关。无论如何应用单项法律，以下是知识产权许可当事方或潜在的当事方在签订知识产权许可协议之前可能面临并应仔细评估的一些注意事项。

a)      总体考虑

各方身份：对于任何知识产权许可，一个看似明显但至关重要的考虑是确定协议各方身份，特别是在当事方是一个具有复杂的公司结构的实体时。尽职调查对于确定相关知识产权所有人、相关权利行使方、相关知识产权注册人以及第三方（无论是否为关联公司）是否具有可以影响许可条款的权利等问题方面至关重要。预先解决这些问题，可以确保各方能够按照预期的方式授予知识产权，不受干扰且不会出现意外的结果。

适用法律：大多数法域为法律选择条款规定留有余地，允许知识产权许可的当事各方选择协议的适用法律，管辖该协议和当事人在协议项下的义务。然而，当事方仍然需要注意适用法律所在法域存在的不能被合同所放弃或规避的强制性法律，例如当地的消费者保护法、反垄断和反不正当竞争法，以及税收政策。此外，合同当事方必须确认相关的知识产权权利可以在相关的法域得到保护，并查明其注册规则。

权利范围：任何知识产权许可的重要商业条款之一是被许可人可以在多大范围使用被许可的知识产权权利。当事方必须确定被许可人是否有权使用本发明的全部范围或商标所指定的全部商品和服务类别，或只有这些权利的一部分。是否有任何领土限制或分许可权？如果许可人打算对被许可的知识产权权利施加一些限制，认真地起草授权许可至关重要，特别是因为许多限制在一些法域会导致反垄断和其他反竞争方面的问题。竞争对手之间的知识产权许可协议通常会受到比非竞争对手之间的协议更加严格的审查，所以对当事各方的经营范围和专业知识的细致描述可能有助于许可协议通过审查。

陈述和保证：知识产权许可协议的条款应包括具体的陈述和保证，包括针对被许可知识产权权利的具体声明和保证，例如所有权、全部权利等，但是这些条款不能替代协议签署前的全面尽职调查。与此类条款相关的是，当事方应协商任何赔偿条款和责任限制条款，以及实施和保护知识产权权利的责任和义务，并遵守任何政府法规或注册要求。应当考虑到的关键问题是，开始时就对风险进行分配，而不是等待争议发生。

许可协议登记：不同的法域对知识产权许可协议本身（与实际知识产权权利分开）是否必须登记存在不同规定，通常取决于所涉知识产权权利的类型。一些法域可能会审查许可的某些条款以确保合规。登记也可能会有一些特别的益处。即使没有法律要求，许可协议可以例如要求在专利商标局登记才能对第三方产生效力，允许将许可费汇往国外，或允许支付为许可费的金额享受减免税款。因此，协议当事方应考虑是否对许可协议进行登记，以及谁负责确保此类登记。

期限和终止：协议当事方应当慎重考虑知识产权许可协议的时限和与协议的终止相关的条款。如果协议非因期满或依据规定条款而终止，那将非常复杂。协议当事方是否愿意同意随意终止协议，还是只能在某种原因下终止？协议终止后协议当事方各自的义务是什么，是否包括交还保密信息和任何处理期限？当地法律也可能要求特定的通知期限，或要求合同期限不得超过知识产权资产的登记期限。提前对这些权利和义务进行谈判可以消除或至少减少在终止许可协议时经常出现的争议。

b)       针对专利和技术诀窍的特别考虑

授权范围：除上述使用范围和领土范围问题外，专利许可协议当事方可能会希望进一步将许可范围按照依据相关法域的专利法规定授予的各项权利进行划分。例如，美国专利法与许多其他法域一样，授予专利所有人制造、使用和销售专利发明的专有权。专利许可人可能仅希望授予一名被许可人制造或生产专利发明的专有权，同时授予另一被许可人在商业流程中进一步分销或销售发明的专有权，如作为零售商或最终用户。在许多情况下，专利许可协议也将涵盖超出专利发明范围的秘密技术信息。这种技术诀窍的许可应特别限定被许可人接触、使用信息及披露的方式和对许可的保密义务以及许可的期限。

交叉许可：对于一些获得专利的发明可能有在该发明更广泛领域的不同方面进行交叉许可的机会，其中每一方向另一方授予专利许可，从而有效地允许双方组合资源以利用专利技术的全部领域。交叉许可的安排可能和专利池的创建相关，在这些专利池中，多个专利所有人将覆盖某领域的相关专利放在一起，互相之间进行许可或向其他参与者进行许可。当事方需要对交叉许可是排他性的还是非排他性的持谨慎态度。排他交叉许可会产生更大的来自政府机构的反垄断或其他反竞争审查的风险，或受到被排除在交叉许可之外的其他潜在竞争对手的挑战。事实上，在某些法域，竞争对手的排他交叉许可是被禁止的。

搭售：专利所有人/许可人经常尝试将发明专利许可同外围的或相关的项目（不在专利范围之内）搭售。许可人也可以尝试搭售负责任义务，即要求不要制造或销售与本发明有关的物品。同专利池一样，搭售不一定是反竞争或不允许的，但这种安排往往会引起更多的审查，并且在很大程度上取决于协议当事方的相对市场力量。在某些法域，无论市场力量如何，负面的搭售是绝对禁止的。

强制许可：在某些国家，专利所有人和潜在的许可人面临着违反专利所有人的意愿、由政府机关授予发明强制许可的可能性。一般情况下，强制许可不得被允许或授予给直接竞争对手。然而，有意实施其专利的专利所有人可能希望在谈判或诉讼时考虑强制许可的风险，因为自愿许可比强制许可更能让当事人对持续的协议关系具有控制权。

技术诀窍/商业秘密：虽然对于是否能把商业秘密描述为“知识产权”的法律理论有所不同（关于此问题见本指南的“商业秘密”部分），但商业秘密许可协议原则上遵循知识产权许可协议的规则。在实践中，专利许可协议和技术诀窍许可协议往往结合在一起，其中被许可的标的物部分是专利，部分是作为商业秘密保护。商业秘密的一个独特且显著的特征是，商业秘密的存在取决于所涉信息的保密性。这也有法律方面的意义，通常，只有当合法支配信息的人对该信息采取了具体情况所需的合理措施以保密时，商业秘密法律制度才会提供保护，正如《与贸易有关的知识产权协议》第39条规定的那样。在许可背景下这意味着，取决于根据许可协议要共享的信息性质及信息意外披露的实际风险，许可人应考虑对被许可人采取具体措施以维持信息的保密性，及可能要保留验证权。在相关情况下，许可人还可考虑明确禁止被许可人对根据许可制造的机器等进行逆向工程，要知道除非另有约定，在大多数法域中，逆向工程是允许的获取商业秘密的途径。

由行业/大学合作伙伴关系产生的转让或许可协议：促进创新的方法之一是利用公共研究机构与企业之间的技术合作，从而通过转让或许可专利和相关技术诀窍的方法将政府和学术研究推向市场。这些合作伙伴关系往往会受到法律体系的鼓励和促进，法律体系确保了在合作伙伴关系期间有充分的知识产权保护及开发、许可或转让的权利。

c)        针对商标的特别考虑

书面要求：不同的法域对商标许可协议是否需要有书面形式有不同的要求。例如，美国法律不需要任何书面协议，而某些欧洲国家则要求涵盖注册商标的许可协议为书面形式并由许可人（不一定由被许可人）签署，但未注册商标许可协议不需要书面形式。

质量控制：虽然许多法域对商标许可协议中的质量控制条款没有明确的要求，但在某些国家（如美国），许可协议必须包括许可人的质量控制权才能使得许可的授予生效。否则，作为“裸”许可，许可人将面临失去商标权的风险而不仅仅是许可协议的问题。在这种情况下，被许可人和许可人都可能失去禁止未经授权使用商标的权利。质量控制条款经常需要在许可人控制其商标的真实需求和被许可人希望避免商标所有人过度侵入微观管理的要求之间取得平衡。此外，协议当事方必须考虑到反垄断和反竞争法，以及在双方控制下缺陷产品可能产生的责任问题。

所有权和商誉：在许多国家，商标象征着商标所有人而不是被许可人开发和维护的商誉。然而，商标许可协议的当事方应在协议中明确哪一方保留商标所有权和许可使用的利益，特别是在许可使用商标可能扩大商标在先使用所明确的商品或服务的范围，或合同条款允许对知识产权资产分许可的情况下。

政策和实施：由于商标所有人（许可人）通常受益于商誉和所有权，在大多数情况下，实施和政策义务也属于许可人。但是，协议当事方可能希望重新分配这些义务及其费用，特别是在排他许可的情况下。无论在哪种情况下，要求另一方强制性协助的谈判也是至关重要的，而且往往在对第三方提起诉讼或采取其他行动时非常必要。

使用限制：与专利许可不同，在商标许可中限制被许可人在某些商品或服务上使用商标不会被作为反竞争性行为进行审查，特别是在需要质量控制的法域。实际上，限制通常是必要的，是为了防止被许可人滥用或扩大商标的使用从而造成混淆，淡化被许可商标或以其他方式使商标无法受到保护。因此，这种限制符合公共利益，因此从竞争的角度来看更可被接受。

终止：终止商标许可协议可能比其他知识产权许可协议更复杂。即使是最精心撰写的终止条款，也可能被法院或政府机关废止，特别是在破产的背景下，从而剥夺许可协议一方当事人的权利。在除美国以外的许多法域，被许可人的利益不受法律保护，因此被许可人应考虑在合同条款中增加这种风险，采取替代性措施保护其在许可下的权利，并同时考虑许可人的财务状况。

d)       针对著作权的特别考虑

书面要求：与专利和商标许可一样，著作权许可对许可协议是否需要书面形式存在不同要求。大多数法域要求排他性的著作权许可是书面的，通常至少由许可人签署。另一方面，非排他许可通常不需要采取书面形式，许多法域承认开放和知识共享式许可[4]。几乎没有法域要求著作权许可在有关的版权局登记或注册。所涉及的手续还取决于所涉许可是商业合同还是单方合同，单方合同在许多知识共享许可的情况下出现。

所有权：一般情况下，受著作权保护作品的作者或艺术家将保留作品的所有权，除非存在特殊情况，如职务作品或经允许的转让，即存在向另一方转让所有权。协议当事方应特别注意当地法律和许可条款对于委托作品和在雇佣期、宣传期创作的作品以及由被许可人创作的其他衍生作品的规定，因为不同法域遵循不同的规则。尽管美国以外的大部分法域承认对作者和创作者提供某些保护的“精神权利”且此种权利不能被放弃，但如果协议当事方认真考虑并起草许可条款，通常都可以修改默认的所有权规则。此外，由于某些法域需要对利润进行统计和分配以及需要共有人同意进行共有的著作权转让或实施，还需要考虑针对受著作权保护的作品的共同所有权的影响。

许可费共享：在某些法域，著作权所有人有权获得自著作权许可或著作权作品出售中取得的全部费用，无需考虑其他有贡献的作者。在另一些法域，除非另有规定，一般推定认为许可费应当由所有作者共享，即使只有一个著作权所有人。同样，许多法域承认“首次销售原则”（权利用尽），即出售一份受著作权保护的作品（授权副本）的物理副本消除了进一步控制该授权作品的副本的分发或后续销售的能力。

未来展望

如上所述，所标记的许多问题因法域不同而不同，同时也因知识产权资产的类型、行业和业务类型或其他有关方面的不同而存在很大差异。国家司法管辖区可能会不时改变其针对知识产权权利、注册要求和所有权义务的行为准则，并对许可产生影响。例如，在整个欧盟实施的保护商业秘密不被非法获取、使用和披露的《欧盟指令》（2016/943），及已生效的美国《保护商业秘密法案》[5]或《美国发明法（2012）》[6]。或许，更为重要的是，其他法律领域的变化，如反垄断法和其他竞争法规，可能会以重要的方式影响知识产权许可。因此，当地法律知识对于国际知识产权许可协议至关重要，对以前商定的知识产权许可的定期审查可能对确保遵守现行（和未来）法律法规是有价值的。

国际商会的贡献

国际商会己经编写了一份研究论文《全球技术和知识流动动态》，涉及技术传播和传播的渠道，包括许可，作为其关于知识产权在创新中的作用的系列研究的一部分[7]。国际商会还制作了关于知识产权许可的信息手册，以及与许可有关的许多示范合同，包括技术转让[8]、商标许可[9]和特许经营[10]。在一份2019年国际商会研究[11]中讨论了《欧盟指令》（2016/943）和美国《保护商业秘密法案》的规范效果和局限性。

2.   具体情况

2.1.       著作权集体管理和许可

背景

著作权集体管理可以通过以最小的交易成本促进受著作权保护的作品的高效许可，从而使新的商业模式能够在平台上使用和分发受著作权保护的作品，从而使权利人、用户和消费者受益。在合适的情况下，如果集体管理著作权在提供透明度、允许在市场上自由协商定价、且允许权利人控制何时以及如何集体许可其权利的框架内进行，集体地对受著作权保护的作品进行许可对权利人和使用者都是有利的。

著作权的国家特性要求跨国企业获得每个相关领土内的许可。在适宜情况下，集体管理可以在每个领土内促成这种许可，通过互惠协议而合作的集体管理组织可进一步促进国际许可。

现状

新媒体和技术不断为权利人创造新颖而创新的方式来传播和利用其作品，特别是通过在线和移动服务，从而创造新的许可机会。权利人和用户寻求高效和全面的适用于不同用途的许可，从而保证能够无缝地和以适当的价格向消费者提供受著作权保护的作品，保障权利人、用户和消费者的利益。

集体管理组织在这种新的商业模式下进行许可，并在国际上进行合作，协调数据库，并制定相互协调的协议，以促进受著作权保护的作品的跨国许可。

各国政府也在寻求促进集体管理组织的跨国许可和透明度，同时承认著作权的领土性质和权利人的特权，以确定何时适合直接或集体利用专有权。例如，2014年4月生效的《欧盟集体权利管理指令》（CRM）保证权利人控制对其权利的管理，并制定欧盟范围的标准，以确保通过集体管理组织实现对著作权和相关权的管理正常运行。它规定，集体权利必须基于交易中使用权利的经济价值进行许可，以买卖双方愿意为依据。它要求用户准确和及时地提供使用报告。最后，还制定了在线使用音乐作品作者权利的多领土许可规则。

虽然《欧盟集体权利管理指令》仍然是领先的国际先例，但必须要考虑英国脱欧的影响，从2021年1月1日起，欧洲经济区集体管理组织（CMO）不需要根据《欧盟指令》代表英国权利人或代表英国集体管理组织进行音乐权利的在线许可。

未来展望

通过不断发展的技术实现的创新的在线和移动商业模式将继续促进著作权许可的新机会，在适当的情况下，可以在集体许可的基础上最有效地完成。这种商业模式多具有国际性，将尽可能的持续增加集体管理组织和多领土许可之间跨国合作的重要性。应确保对法律框架进行适当监督，尤其是对在线用户（UGC）或人工智能创作的受版权保护的作品的监督。

2.2.       专利和标准

背景

通过在正式或非正式的标准开发组织（SDO）制定的技术规范，标准有助于实现技术、产品和服务的互操作性。目前使用的一些最普遍的标准在电信领域，包括通用移动通信系统（3G）、长期演进（4G）、5G和Wi-Fi标准。企业和消费者在日常活动中都依赖这些标准。

为了将最具创新性和高效率的技术纳入正在开发的标准，标准开发组织成员被鼓励将最好的技术提供给标准开发组织供其考虑纳入标准。人们普遍认识到，为达到预期的目的，标准贡献者必须能够获得其对研发投资的回报，至少足以维持对投资的激励，其中包括失败的项目。这通常是通过许可使用标准贡献者所涉及的专利技术来实现的。然而，这种许可也必须要同以（公平）合理和非歧视性（（F）RAND）为基础的知识产权条款的广泛实施的需要相一致。因此，标准开发组织一般会制定旨在平衡其所有成员、专利所有人、设备制造商和服务提供商以及实施者的利益的知识产权政策。

在保持创新激励的同时，为了确保标准化技术的广泛使用，通常采取了几种方法。例如，大多数标准机构都会披露潜在必要专利[12]的存在，并要求专利持有人声明他们愿意在基于（（F）RAND）条款下进行许可。专利持有人和潜在的被许可人随后可以自由地谈判详细的许可条款，以满足双方的具体需求。

现状

世界各地的各种政府和竞争机构，包括美国、印度、日本和韩国在内，己经或正在对标准开发组织的活动和标准必要专利（SEP）的许可给予一些指导。

在欧洲，欧盟委员会（EC）在其《2011年度横向合作协议指南》中为标准开发组织提供了有关其活动是否可能符合欧盟竞争规则[13]，提供避风港原则的指导。欧盟委员会也采用了竞争法来解决与标准制定背景下行使知识产权有关的问题，特别是2014年针对三星和摩托罗拉公司为涉嫌侵犯其标准必要专利而要求禁令救济所作出的判决。

欧盟法院（CJEU）在“华为诉中兴”案[14]中，考虑了标准必要专利持有人在什么情况下寻求对侵权人的禁令可能构成一种滥用。在这份判决中，法院为进入司法程序前的谈判提出了一个避风港框架。其确定了标准必要专利持有人和被控侵权人（潜在被许可人）均应遵循的某些步骤。法院明确指出，如果被控侵权人不遵循判决所规定的步骤，并且标准必要专利持有人按照（F）RAND条款遵循提供许可的所有步骤，专利持有人不会因寻求禁令被视为违反欧盟竞争法。最近，在2020年5月，德国最高法院遵循欧盟法院的判决[15]，对双方就标准必要专利许可谈判时的行为给出了更加明确的规定。

在欧盟法院作出判决后，欧盟委员会于2017年11月发布了一份通讯[16]，指出该案为利益相关者提供了有益的补充指导。该欧盟委员会通讯中还为了给标准必要专利提供平衡、平稳且可预测的框架而制定了原则，目的是激励技术的开发和将这些技术纳入标准之中，并确保标准技术的广泛传播。为此，其主张以下三个重要方面：（i）更加透明的标准必要专利环境；（ii）共同许可原则；及（iii）更加平衡且可预测的实施环境。根据该通讯，欧盟委员会成立了专家组来认真考虑这些方面。

在欧盟以外，许多法院判决一直在处理例如禁令和许可标准必要专利的（F）RAND条款等问题。美国、中国、印度和日本的法院判决确定了对于特定标准必要专利应该由什么构成（F）RAND费率。在中国，由于诉讼数量的增加，北京市高级人民法院于2017年和广东省高级人民法院于2018年分别颁布了指南，以帮助法院决定是否对涉及标准必要专利的案件给予禁令救济。这些指南还明确了确定FRAND许可费时应考虑的因素。2018年，日本专利局也发布了一份指南以促进权利持有人和标准的使用者之间的标准必要专利谈判[17]。在巴西，前两起涉及标准必要专利的案件（Vringo诉中兴和爱立信诉TCL）已颁布临时禁令，但问题尚未解决。

2019年，美国专利商标局（USPTO）、美国国家标准与技术研究院（NIST）和美国司法部反托拉斯局（DOJ）联合发布了一份政策声明，涉及自愿受（F）RAND承诺约束的标准必要专利侵权的救济[18]，并在声明中指出：“对于受F/RAND承诺约束的标准必要专利的侵犯行为，应提供国家法律规定的所有救济措施，包括禁令救济和适当赔偿”。该声明旨在澄清美国专利商标局和美国司法部此前联合发布的声明。

除了对标准必要专利提供禁令救济外，业界参与者己经讨论了多年有关某些标准开发组织的专利政策的各种问题，包括透明度、专利披露义务以及这些专利政策下的（F）RAND原则的定义。关于禁令救济，这些问题具有很大的争议性，直接影响到专利持有人和符合标准的产品和服务的用户的商业地位。

近年来，不能通过各方谈判达成协议时，己经采用仲裁，包括在国际商会的国际仲裁法庭，来裁定（F）RAND条款。这样的仲裁可以避免在世界各地采取昂贵和冗长的法院诉讼，解决标准必要专利持有人与标准的用户之间无法就适用（F）RAND条款达成一致时产生的许可纠纷。由于标准必要专利持有人通常拥有大量此类专利，仲裁的优势在于其允许确定与全球专利组合相关的决定。

未来展望

2016年4月，欧盟委员会发布了关于数字单一市场的信息通信技术（ICT）标准化优先性的通知。该文件强调了标准化对数字经济和数字单一市场的未来发展的重要性，并指出“电子卫生、智能能源、智能交通系统以及包括火车在内的连接、自动化车辆、先进的制造业、智能家居和城市以及智能农业等等领域将大大受益于提出的标准优先化”[19]。欧盟委员会还于2017年发布了一份关于标准必要专利的欧盟方法的通讯。该通讯概述了多项举措。其中一项举措是一个试点项目，“目的是促进引入适当的（实质性）审查机制”。此后，该项目已结束，其结果会在2020年9月公布。为了监督许可实践，欧盟委员会还于2018年成立了标准必要专利专家组，并进行了“开源”和标准之间关系的研究。该研究于2019年11月公布，提出了各种建议[20]。除了这些举措，欧盟委员会正在审查欧盟竞争法《横向合作协议》指南，该指南将于2022年修订。目前的指南涵盖“标准化协议”，其包括对标准开发组织管理和相关知识产权权利可用性的指导，以确保公平获得标准的使用。在此期间，该指南会经历一个评估阶段，以确定是否需要进行修改，然后再进入循证影响评价阶段。

在欧盟以外，如果标准的使用者不接受由法院认定为（F）RAND的全球组合许可，则英国最高法院有望作出决定，即英国法院是否可以基于英国专利颁布英国范围内的禁令。此外，由于5G和其他标准相关技术对国家产业政策的地缘政治重要性，多国的监管机构，例如美国司法部和日本专利局等，正在双边地和通过专利池监测标准开发组织的管理和/或专利许可等。

三、知识产权资产估值与货币化

背景

知识产权权利被广泛认为是有价值的资产，经常在业务战略和整体企业价值中发挥重要作用。企业出于多种目的评估其知识产权资产的价值，比如获得融资，从而做出明智的投资和营销决策，企业通过多种方式实施知识产权，包括许可、销售，以证券等形式交易，并履行公司报告要求和税收评估。

涉及知识产权权利的交易已经越来越普遍。这也反映出知识产权在公司和整个市场的整体估值中越来越重要。根据相关研究，1975年，无形资产（其中相当一部分由知识产权构成）仅占标准普尔500强公司市值的17%左右，而到了2015年，这一数字已经增长到87%[21]。根据欧洲专利局（EPO）和欧盟知识产权局（EUIPO）进行的2019年分析，密集使用知识产权权利（IPR）的行业在欧盟创造了约45%的GDP（6.6万亿欧元）[22]。

现状

除了双边协议背景下的行业实践和谈判外，还采用不同的方法来评估知识产权。这些方法包括许可费减免、现金流贴现、历史成本或替代成本或复制成本、实物期权和蒙特卡罗分析。专业知识产权评估专业人士，特别是涉及品牌和专利的专业人士，使用多种评估方法。在某些行业，如在娱乐和媒体行业，估值可能是基于通常决定或与资产生产紧密关联的许可协议。新的国际会计准则可能使得品牌在更多国家的资产负债表中得到承认，从而导致知识产权的其他财务使用。关于收购事项，根据收购价格和历史成本可以采用不同的会计处理方法，具体取决于根据适用的地方会计政策如何看待商誉等事项。由于知识产权的独特性质，通常根据知识产权资产和行业的类型按照个案的方式选择最合适的估值方法。有时采用多种方法的组合以便确定某个特定知识产权资产的公平价值范围。因此，需要一种不依赖于单一通用估值方法的方式来确定和量化知识产权资产可能产生的经济效益，反映投资回报率（例如风险，资本成本或失败的项目成本）并最终确定从这些经济利益中可能产生的价值。

一个自愿买家和一个自愿卖家之间商定的基于市场的估值是在市场经济下进行许可的核心。基于市场估值方法的一般代理存在于一些行业中，包括在美国、欧洲和日本提供的客观评级模型、基于企业价值的多批知识产权拍卖、基于公司知识产权价值的股票投资指数和交易所交易基金（NYSE：OTP和NYSE：OTR）。一系列知识产权相关的金融产品使投资者和公司参与知识产权的所有权。

在评估知识产权时，考虑估值的范围和对象也很重要。评估单一专利与评估涵盖某一技术的专利组合或某一企业的整个专利组合的方法不同。在技术转让（特别是早期技术）的情况下，估值的主要目的是战略性而不是正式的。如果标准必要专利受到货币估值的影响，则在估值模型中将考虑公平、合理和非歧视性（FRAND）条款。评估技术诀窍可能特别具有挑战性。无论估值目的如何，知识产权资产价值的波动性日益增加。

在对知识产权进行尽职调查研究时，企业和金融界需要认识到，如果没有适当的法律分析，就无法确定知识产权资产的价值。这些研究提供了有关知识产权财务价值的更为可靠的信息，以及有助于确定业务方向和策略的信息。引用分析等其他自动化技术最多只能提供知识产权价值的粗略指导，可能会引起误导。

与成本相关的会计规则可能导致内部开发的资产似乎比实际市场价值或潜在的投资回报值低，从而降低了公司的市场价值。目前的会计标准遵循商业交易中按价格记录业务项目的规则。原则上，这些项目不能被列入资产负债表，因为开发无形资产的有形成本可能已经入账，会存在重复记账的风险。世界知识产权组织、经济合作与发展组织（OECD）和联合国欧洲经济委员会（UNECE）等政府间组织在这个问题上组织了研讨会并汇编资源。联合国国际贸易法委员会（UNCITRAL）将知识产权资产纳入其“担保交易立法指南”的范围[23]。该指南提出了关于如何在国际上协调国家法律以限制低成本融资和信贷可用性的法律限制的建议。

一些区域和国际举措己被用于规范评估机制。有一些组织试图制定评估标准，如美国财务会计准则（FASB）、国际评估标准委员会（IVSC）、德国标准化研究所（DIN）、国际财务会计准则理事会（IFASB）、国际标准化组织（ISO）和经合组织。

2013年，欧盟委员会（EC）出版了《知识产权评估专家组最终报告》[24]。该报告呈现了一套规则，企业可以采用会计方式更好地评估无形资产，并增加了从知识产权资产中获得更高价值和利用融资的机会。2015年，经济合作与发展组织根据其与无形资产有关的《税基侵蚀和利润转移（BEPS）行动计划》第8-10号决议，发布了关于转让定价的最终报告[25]。2018年，经济合作与发展组织发布了另外两项指南：《关于难以估值的无形资产税务管理应用指南》[26]和修订版《利润分割法应用指南》[27]。2011年，德国标准化研究所（DIN）发布了77100号《专利评估：货币专利评估总则》[28]。中国资产评估协会也发布了《资产评估执业准则—无形资产》和其他与资产知识产权评估相关的指南[29]。此外，国际标准化组织（ISO）发布了ISO 10668，对于品牌货币价值评估程序至关重要。最近，ISO 20671于2019年发布，涉及从市场营销和消费者角度进行品牌评估，尤其是对品牌实力、品牌表现和财务业绩的衡量。该标准遵循但并不替代ISO 10668，并且是受奥地利标准ONR 16800无形资产品牌评估方法的启发[30]。

未来展望

专利货币化继续茁壮成长，正在被欧盟委员会等机构进一步推进，其特别与中小企业沉睡的知识产权有关。另一方面，专利主张实体（其获得、许可和实施专利权）的活动在增加，同时，专利权集聚实体（其获得专利权并向其成员许可）的活动也在增加。在专利和知识产权权利货币化的道路上，越来越多的利益和价值也在诉讼中得到了体现。在中国，知识产权诉讼从2018年到2019年增加了44.16%[31]。知识产权权利/专利诉讼的增长趋势是货币评估活动潜在增长的标志。

越来越多的政府制定了鼓励企业利用知识产权的方案，帮助企业根据这些资产筹集资金。知识产权评估在这方面对企业很重要。经营公司的货币化活动正在增加。原因在于，随着从闲置的知识产权资产获得价值的比例的增加，不愿意实现该价值的偏见在减少，并且为了交叉许可和反诉主张越来越需要获得知识产权权利以填补专利组合漏洞。专利市场中最近的活动表明，特定专利的价值可能受到各种背景因素的影响，包括基础技术的价值，以及专利给某特定行业中公司现有专利组合所增加的价值。

国际商会的贡献

国际商会在2019年发布了《国际商会知识产权资产评估手册》[32]，提供了关于知识产权评估主要方面的实用评述，并用作评估过程中各当事方的常识知识库。

[1]  做出决定的时间线。官方截止日期通常是从优先权之日起的30到31个月之间。

[2]参见https://iccwbo.org/global-issues-trends/innovation-ip/innovation/。

[3]参见https://iccwbo.org/global-issues-trends/innovation-ip/intellectual-property/。

[4]  参见creativecommons.org。

[5]  参见B.VIII关于商业秘密/保密商业信息部分。

[6]  参见B.I.关于专利部分。

[7]见iccwbo.org/global-issues-trends/innovation-ip/innovation/。

[8]  参见iccwbo.org/resources-for-business/model-contracts-clauses/technology-transfer/。

[9] 参见iccwbo.org/resources-for-business/model-contracts-clauses/trademark-licensing/。

[10]参见iccwbo.org/resources-for-business/model-contracts-clauses/franchising/。

[11]参见https://iccwbo.org/publication/trade-secrets-report/。

[12]一项必要专利通常被认为是采用标准后被侵权的专利。

[13]《欧洲联盟运作条约》第 101 条适用于横向合作协议的指导原则。参见eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52011XC0114(04)。

[14] 2015年7月16日判决，C-170-13。

[15] 2020年5月5日，德国联邦法院，Sisvel诉海尔案，KZR 36/17。

[16] 欧盟委员会向欧洲议会、欧盟理事会和欧洲经济社会委员会的通讯，其制定了标准必要专利的欧盟方法，参见https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26583。

[17] 2018年6月5日，日本专利局，《涉及标准必要专利的许可谈判指南》，参见jpo.go.jp/e/support/general/sep_portal/。

[18] 《自愿受（F）RAND承诺约束的标准必要专利的救济的政策声明》，参见https://justice.gov/atr/page/file/1228016/download。

[19] 参见https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-ict-standardisation-priorities-digital-single-market。

[20] 2019年，欧盟联合研究中心科学政策报告，《开源软件和标准设置之间的关系》。

[21] 参见Ocean Tomo 300™专利索引（2015年更新），https://oceantomo.com/blog/2015/03-05-ocean-tomo-2015-intangible-asset-market-value/。

[22] 欧洲专利局和欧盟知识产权局研究发现：知识产权极大地有利于欧洲经济，https://epo.org/news-events/news/2019/20190925.html。

[23] 《联合国国际贸易法委员会担保交易立法指南—知识产权担保权补编》（2011），https://uncitral.org/pdf/english/texts/security-lg/e/10-57126_Ebook_Suppl_SR_IP.pdf。

[24] 参见《知识产权评估专家组最终报告（2013）》，https://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/Expert_Group_Report_on_Intellectual_Property_Valuation_IP_web_2.pdf。

[25] 参见https://oecd.org/tax/beps/beps-actions.htm。

[26] 参见https://oecd.org/tax/transfer-pricing/guidance-for-tax-administrations-on-the-application-of-the-approach-to-hard-to-value-intangibles-BEPS-action-8.pdf。

[27] 参见https://oecd.org/tax/transfer-pricing/revised-guidance-on-the-application-of-the-transactional-profit-split-method-beps-action-10.htm。

[28] 参见《专利评估：货币专利评估总则》(2011)，https://www.beuth.de/。

[29] 中国资产评估协会评估标准（2019），网址为http://www.cas.org.cn/pgbz/pgzc/index.htm。

[30] 参见https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:20671:ed-1:v1:en。

[31] 中华人民共和国最高人民法院（2020）中国法院知识产权司法保护状况（2019），网址为https://www.chinacourt.org/article/detail/2020/04/id/5049570.shtml（2020年6月10日访问）。

[32]  参见https://iccwbo.org/publication/icc-handbook-valuation-intellectual-property-assets/。